‘FREE’ versus ‘FREE-SPORT TV’

Boris khalvadjian - Avocat

19 Sep ‘FREE’ versus ‘FREE-SPORT TV’

La marque ‘FREE-SPORT TV’ déposée en classes 9, 38 et 41 porte-t-elle atteinte aux marques ‘FREE’ et ‘Free LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX’ déposées par le célèbre opérateur de télécommunication en classe 38 pour la première, et 9, 35, 38 et 42 pour la seconde ? C’était la question posée à la Cour d’appel de Paris dans cette affaire, sachant que la marque FREE-SPORT TV n’avait encore fait l’objet d’aucune exploitation.

En première instance, le Tribunal y a répondu par la négative, donnant ainsi raison à la marque FREE-SPORT TV, considérant semble-t-il – semble-t-il car l’auteur de ces lignes n’a pas eu accès au jugement de 1re instance – qu’il n’existait selon lui ni contrefaçon par imitation ni atteinte à la marque renommée, à la dénomination sociale, au nom commercial en l’état de ce simple dépôt de marque sans aucune exploitation.

Mais, en appel, les juges sont revenus sur cette solution pour considérer que le seul fait que la marque ne soit pas exploitée ne privait pas le premier déposant du droit d’agir en nullité de la marque, ce qui au demeurant est juridiquement correct. L’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui fonde l’action en nullité d’une marque portant atteinte à une marque antérieure, n’impose pas en effet comme condition de cette action l’exploitation de la marque.

La Cour d’appel de Paris jugent surtout que dans la marque semi-figurative ‘Free LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX’ le terme « free » s’avère distinctif et dominant, tant visuellement, phonétiquement, que conceptuellement, et que dès lors la reprise en attaque dans la marque ‘FREE-SPORT TV’ du terme ‘FREE’ était de nature à créer un risque d’association nonobstant l’adjonction des termes ‘SPORT TV’.

Ils considèrent ensuite notamment que :

la reprise sans nécessité du terme ‘FREE’ qui constitue le nom commercial, la dénomination sociale et le nom de domaine de l’appelante, largement connue pour ses activités dans le secteur des télécommunications et notamment de la télévision, afin de procéder au dépôt d’une marque désignant pour l’essentiel des services similaires aux activités notoirement exercées par la société FREE constitue à tout le moins une négligence fautive, la déposante ne pouvant ignorer que par sa composition le signe ‘FREE-SPORT TV’, comprenant les mots FREE et TV, évoquerait nécessairement les activités de la société FREE, ce qui constitue une atteinte préjudiciable aux droits antérieurs de cette dernière.

La solution, bien qu’elle soit motivée par le magistrat, demeure assez sévère pour le déposant de la marque ‘FREE-SPORT TV’, car dans cette marque, il semble que le terme FREE ne soit utilisé qu’en liaison avec le mot SPORT, et non de façon isolée, ceci peut-être pour clairement indiquer au consommateur que le mot FREE est utilisé uniquement à raison de son sens courant « gratuit » et non par référence au nom de l’opérateur de télécommunication. En vérité, si la marque avait été alors exploitée, dans une forme visuelle très différente de l’identité connue de l’opérateur de télécommunication, par exemple pour désigner une chaîne de télévision gratuite sur le sport, ce qui reste assez éloigné de l’activité principale de l’opérateur FREE, peut-être le juge y aurait-il été sensible pour écarter le grief de nullité.

Quoi qu’il en soit, la décision devrait dissuader les opérateurs d’utiliser le mot « free » pour désigner une future chaîne de télévision, même s’il s’agit, dans le domaine du sport par exemple, d’attirer l’attention du public sur la possibilité de pouvoir regarder du sport à la télévision sans abonnement.

Décision : arrêt de la Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, RG n°13/05804 (télécharger ici)

 

Boris Khalvadjian – Avocat à la cour- PARIS
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